一、外观设计能否适用禁止反悔原则

禁止反悔原则是指“为了获得或维持专利权，专利申请人或专利权人对专利申请文件或授权文件做出了导致专利权保护范围缩小的声明，对其放弃的专利权保护内容不得再寻求法律保护。”

对于外观设计是否适用禁止反悔原则，有两种截然对立的观点。一种观点认为外观设计不适用禁止反悔原则，另一种观点认为外观设计可以适用禁止反悔原则。反对的理由有可分为这么几种，第一种理由是认为禁止反悔原则的适用以等同原则的适用为前提，而外观设计是不存在等同侵权的，因而外观设计不适用禁止反悔原则；第二种理由是有人将美国的专利申请历史禁止反悔原则等同于禁止反悔原则，而在美国专利法中并不包括外观设计，因此禁止反悔原则不适用外观设计。

程永顺法官就持这种观点，他认为：“禁止反悔原则是等同原则之下的一个侵权判定原则，既然外观设计侵权不能适用等同侵权，当然，也不适用禁止反悔原则。”这里就牵扯到一个问题：等同原则和禁止反悔原则究竟是何种关系。

有人认为禁止原则是依附于等同原则而存在，这种观点可概括为依附说。在一个案件中，只有当等同原则予以使用时，禁止反悔原则才有适用的余地，同时认为禁止反悔原则是对等同原则的限制。这种观点可以概括为依附说。这一观点以R.PolkWanger为代表，他认为禁止反悔反则不过是对等同原则的限制，其本身不能独立出现在专利侵权诉讼中。

比如有人就认为：“由此可见，等同原则的适用是禁止反悔原则适用的前提，但是等同原则的适用并不必然导致禁止反悔原则的适用……失去了等同原则这一前提，何以再适用禁止反悔原则审判……” 

依附说在实务中在实务中以日本为典型，日本最高法院在“无限折动用滚珠花键轴承“案中，指出即使被控侵权物与权利要求记载的技术特征存在差异，当具备五个条件时，被控侵权物作为权利要求范围记载构成的等同物，仍属于专利发明的技术范围，第五个条件为：在专利发明申请手续时，并不存在这样的特殊情形：被控侵权产品或者方法的技术范围被有意地排除于权利要求书之外。那么，此时可认为被控侵权产品构成对专利要求书所记载的技术范围的等同侵权。

还有一种观点就是认为禁止反悔原则和等同原则两者互为独立，这种观点可以概括为独立说。独立说认为禁止反悔原则和等同原则是相互独立，两者在各自的范围内发生作用。而之所以禁止反悔原则能对等同原则产生限制作用，不过恰好是两者作用的重合。

通过研究审查历史的禁止反悔原则的历史根源，Wanger认为该禁止反悔原则根源于弃权和再审专利的概念。他指出，通过禁止反悔原则来对等同原则进行限制，从逻辑上来看是混乱的，禁止反悔原则和等同原则之间的关系不大。

有人就认为等同原则和禁止反悔原则在适用上不应当有优劣之分，两者都有其自身的价值，其适用方法应当因个案而定，不可一概而论。

笔者认为禁止反悔原则有其独立的价值。其不仅有自己不同于等同原则的法理基础，而且其发挥的作用也与等同原则不同。等同原则在某种程度上扩张了专利权保护范围，而禁止反悔则恰恰相反，它禁止专利申请人或专利权人出尔反尔，限缩了专利权的保护范围。而禁止反悔原则对等同原则之所以能产生限制作用，不过是禁止反悔原则放弃的内容可以适用等同原则而已。如果是在相同侵权中，那么等同原则无适用的必要，而此时禁止反悔原则仍然可以发挥作用。

既然禁止反悔原则的适用并不以等同原则为前提，那么外观设计适用禁止反悔原则也不得因其无法适用等同侵权而遭到否定。而至于美国专利申请审查历史禁止反悔原则仅适用于发明和实用新型，但是不能简单地套用美国的专利制度来否定外观设计适用于禁止反悔原则。因此上述两种理由都显得牵强。

实际上外观设计也应当适用禁止反悔原则。从禁止反悔原则适用的条件来看，在专利申请或无效过程中专利申请人或专利权人同样可以通过声明来消除实质性缺陷从而获得专利权。同样可以造成专利权保护范围的限缩。因此从理论上来说，外观设计适用禁止反悔原则是完全可行的。

二、外观设计适用禁止反悔原则的条件

禁止反悔原则适用必须同时满足下面这两个条件：（1）声明对获得或维持专利权产生了实质性作用（2）声明缩小了专利权保护范围。

所谓实质性作用是指声明对获得或维持专利权所产生的有利作用。结合《专利审查指南》，笔者认为对于外观设计专利而言，能够产生实质性作用的声明有：（1）不属于现有设计的声明；（2）关于图片、照片清楚的声明；（3）关于单一性的声明。

如果在外观设计的申请或无效过程中，专利权人为了获得或维持专利权，做出上了上述声明，并且声明导致了专利权保护范围的限缩，那么就放弃的保护范围不得再寻求法律保护。

文章来源：http://solaw.fyfz.cn/b/804832